[지직재산권] 출원후 발명의 내용변경이 필요한 경우

1. 보정제도

 

출원의 보정이란 특허출원의 방식이나 출원서 및 명세서의 기재내용에 흠결 또는 불비한 사항이 있느 경우 출원 절차의 진해 중에 이를 치유하는 절차를 말한다. 출원보정은 절차보정과 실체보정으로 구분된다. 절차보정은 특허에 관한 절차가 법령이 정한 방식에 부적합한 경우, 그 흠결을 적법한 방식으로 치유하는 것이다. 실체보정은 특허출원의 명세서 또는 도면의 기재내용에 하자가 있느 경우 그 흠결을 치유하는 것이다.

 

(1) 실체보정의 구체적내용

- 보정시기 : 실체 보정은 원칙적으로 특허결정등본의 송달 전에는 시기적 제한이 없이 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면을 보정할 수 있다. 다만 특허출원에 대하여 특허청장으로부터 거정이유통지를 받은 경우에는 소정의 기간내(거절이유 통지에 대한 의견서 제출 기간 이내 또는 거절결정에 대하여 재심사청구시에는 거절결정등본을 송달받은 날부터 30일 이내)에만 가능하다.

- 보정범위 : 명세서 또는 도면의 보정은 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내에 보정할 수 있다. 즉, 신규사항추가가 금지된다. 보정한 내용에 하자가 있다는 이유로 거절이유통지를 받는 경우 (최후거절이유통지)와 재심사청구 시의 보정은 보정범위가 더욱 제한된다. (특허법 제 47조 제3항)

 

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(2) 국내우선권제도

- 국내우선권제도란 동일 출원인이 선출원의 개량발명을 출원(후출원)한 경우 특허 요건 등을 판단할 때 선출원일에 출원한 것으로 보는 제도로서 최초 출원한 내용에 새로운 내용을 부가하여 출원하는 제도이다.

국내우선권제도는 최초 출원 후 실시 예를 보충하는 경우나 상위 개념의 선출원 내용을 보다 구체적으로 셜명하는 경우 등에 주로 이용되며 단계적으로 발전하는 기술을 포괄적으로 보호하는데 효과적으로 활용될 수 있다.

 

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(3) 분할추원제도

- 분할출원이란 하나의 특허출원에 2 이상의 발명이 포함된 경우 그 일부 발명을 별개의 특허출원으로 분할하는 것을 말한다.

분할출원을 할 수 있는 시기는 보정할 수 있는 시기에는 모두 가능하며 거절결정등본을 송달받은 날로부터 30일 이내 또는 특허결정등본을 송달 받은 날로부터 3개월 이내의 기간에도 가능하다. 분할출원된 발명이 춴출원에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명중 어느 하나와 동일해야 하는 등의 요건을 만족해야 한다.

적법한 분할출원은 원칙적으로 원출원일에 출원한 것으로 본다. 다만 분할에 의한 새로운 출원은 원출원과 전혀 별개의 출원이므로 원출원에 대하여 밟은 절차를 다시 밟아야한다.

 

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(4) 변경출원제도

- 변경출원이란 특허출원과 실용신안등록출원 상호 간에 출원의 형식을 변경하는 것을 말한다. 변경출원은 특허출원에 대한 진보성 위반을 극복하기 위한 방안으로 주로 활용된다. 즉 어떤 물건 발명에 대한 특허출원이 진보성이 없다는 이유로 거절결정이 확정될 가능성이 있는 경우 출원인은 특허출원보다 진보성 판단 기준이 낮은 실용신안등록출원으로 변경출원해 진보성을 인정받을 수 있디 때문이다. 이는 진보성을 판단할대 특허법은 용이성을 요구하나 실용신안등록법은 특허법보다 낮은 수준인 극히 용이성을 요구하기 때문이다.

변경출원을 할 수 있는 시기는 원출원이 출원 중인 경우 언제라도 할 수 있으나 최초 거절결정등본을 송달받은 날로부터 30일이 지난 후에는 할 수 없다.

젖법한 변경출원은 원칙적으로 원출원일에 출원한 것으로 소급되며 변경출원이 있는경우 원출원은 취하된 것으로 본다.

 

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TIP

 

1. 권리 범위의 확장

상위 및 하위 개념의 발명을 별개의 출원으로 진행하는 경우 등이 이에 해당한다.

LCD가 하위 개념인 경우 그 상위 개념은 디스플레이라고 할 수 있는 것이다.

LCD적용 기술이 차후 OLED등의 다른 디스플레이에도 적용 될 수 있는 기술 (예를들어 방열기술 등) 인 경우 청구항 작성 시 그 권리범위를 넓히기 위하여 LCD에 대한 독립항과 디스플레이에 대한 독립항으로 나누어 청구항들을 작성할 수 있다.

 

2. 권리의 유동성 확보

향후 시장의 변화에 따라 권리범위를 결정하기 위해 분할출원하는 경우 등이 이에 해당한다. 출원시에는 명세서에 기재된 청구항의 내용이 그대로 제품에 적용될 수 있는지 여부를 모르고 출원하는 경우가 많은데 미래의 제품에 적용할 기술을 먼저 특허출원하여 등록받는 경우가 있을 수 있다. 실제로 출원 중에 시장에 출시된 제품에 이러한 기술이 적용되어 있는 경우 제품과 특허청구범위의 내용이 서로 부합하지 않을 수 있다.